Il marchio è un segno distintivo che permette di distinguere i prodotti e i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Non tutti i segni distintivi però vengono registrati presso i competenti uffici come marchi d’impresa. Esiste una tutela per un marchio che viene utilizzato di fatto ma non è stato registrato?

Analizziamo la disciplina dei marchi partendo proprio dalla distinzione tra marchio di fatto (o marchio non registrato) e  marchio registrato. La sostanziale differenza tra i due è che il marchio registrato gode di una tutela presunta mentre il marchio di fatto viene tutelato solo e soltanto a seguito di una eventuale decisione di un giudice che valuti lo stesso meritevole di tutela in base a diversi criteri. Ad ogni modo, il marchio di fatto è tutelato nei limiti del preuso (Cass. civ. Sez. I Sent., 26/06/2007, n. 14787, Cass. civ. Sez. I Sent., 13/05/2016, n. 9889). Ciò comporta che se una società decidesse di estendere geograficamente la commercializzazione del bene o del servizio, non sarebbe più legittimata a utilizzare tale segno distintivo. Più in generale, i requisiti per registrare un marchio sono i seguenti:

  • liceità (art. 10 c.p.i) in quanto non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume;
  • capacità distintiva (art. 13 c.p.i.): non deve essere costituito esclusivamente dalla denominazione generica del prodotto che contraddistingue o da indicazioni descrittive relative alla qualità, quantità, origine geografica o altre caratteristiche. A tal proposito, il segno che evoca il prodotto o il servizio viene chiamato marchio debole. La differenza tra marchio debole e marchio forte sta nella tutela: per il marchio debole anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità mentre per il marchio forte sono illegittime tutte le variazioni e modificazioni (Cass. n. 3984 del 27.02.2004);
  • novità (art. 12 c.p.i.): non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un segno già noto (ed è per questo motivo che prima di registrare un marchio vengono svolte delle ricerche di anteriorità). L’uso precedente del segno non notorio o che comporta una notorietà solo locale concede all’utilizzare del segno di continuare ad utilizzare il segno nei limiti del preuso. Non possono inoltre costituire oggetto di registrazione come marchio i segni identici ad un marchio già registrato per prodotti o servizi identici, un marchio identico o simile ad altri già registrati per prodotti o servizi identici o affini se sussiste rischio di confusione e un marchio identico o simile ad altri già registrati se il marchio anteriore gode di rinomanza e quando l’uso di quello successivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo del segno anteriore.

La disciplina del marchio di fatto si evince dal combinato disposto dall’art. 2571 c.c., dall’art. 1 e dall’art. 12 del Codice Proprietà Industriale dal quale emerge che gli elementi fondamentali del marchio di fatto sono l’uso effettivo e la sua notorietà. 

La giurisprudenza ha poi introdotto anche l’espressione secondary meaning : con questa espressione ci si riferisce al fatto che il preuso del marchio permette da un lato di rendere un marchio di fatto meritevole di tutela e, dall’altro, di trasformare un marchio apparentemente debole in un marchio forte. La tutela del cosiddetto “secondary meaning”, si riferisce ai casi in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti in seguito tali capacità per effetto del consolidarsi del suo uso sul mercato, così che l’ordinamento si trova a recepire il “fatto” della acquisizione successiva di una “distintività” attraverso un meccanismo di “convalidazione” del segno. Tale principio è ampliabile anche al caso di trasformazione di un marchio originariamente debole in uno forte, onde va riconosciuta al marchio “originariamente” debole la stessa tutela accordata ai marchi “originariamente” forti e l’accertamento della relativa contraffazione va effettuato secondo i criteri che presiedono alla tutela del marchio forte, atteso che il segno in origine caratterizzato da una minor capacità distintiva, una volta pervenuto alla convalidazione dovuta all’uso, necessita della tutela riconosciuta al marchio forte (Cass. civ. Sez. I Ord., 04/01/2022, n. 53, Cass. civ. Sez. I Sent., 10/11/2015, n. 22953).